Прекращение действия патента

1. Комментируемая статья практически дословно воспроизводит ст. 30 ранее действовавшего Патентного закона РФ.

Следует отметить, что согласно Патентному закону РФ в редакции 1992 г. к досрочному прекращению действия патента относилось признание патента недействительным полностью в соответствии со ст. 29 указанного Закона.

2. В комментируемой статье установлен исчерпывающий (т.е. закрытый) перечень оснований для досрочного прекращения действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Таких оснований два:

— заявление патентообладателя;

— неуплата в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента в силе.

Следует отметить, что досрочное прекращение действия патента происходит вследствие волеизъявления патентообладателя. В первом случае такое волеизъявление проявляется активно (заявление патентообладателя), во втором — в результате бездействия патентообладателя (неуплата пошлины), хотя инициатором досрочного прекращения выступает патентное ведомство.

Во всех случаях досрочное прекращение патента означает переход ранее охраняемого изобретения, полезной модели или промышленного образца в общественное достояние. Иными словами, соответствующий объект патентных прав может быть использован любым лицом.

В мировой практике отказ патентообладателя от своего патента путем подачи заявления связан в основном с его желанием избежать преднамеренного нарушения чужих патентных прав. Ведь в случае утери экономического интереса к охраняемому объекту патентных прав патентообладатель может прекратить уплату пошлин за поддержание патента в силе.

3. Заявление о досрочном прекращении действия патента подается патентообладателем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Законодатель связывает точку отсчета досрочного прекращения патента по этому основанию с днем поступления заявления в указанный федеральный орган. Такое решение представляется не вполне логичным, поскольку третьи лица узнают о переходе в общественное достояние соответствующего технического или художественно-конструкторского решения со дня публикации соответствующих сведений в официальном бюллетене указанного федерального органа.

4. Еще более нелогичным представляется отсутствие позиции законодателя по правовым последствиям заявления патентообладателя о досрочном прекращении действия патента.

Указанный пробел выглядит, по крайней мере, странным на фоне урегулирования законодателем вопроса о судьбе лицензионных договоров, заключенных на основе патента, признанного впоследствии недействительным (см. комментарий к п. 4 ст. 1398 ГК РФ). Ведь досрочное прекращение действия патента по заявлению патентообладателя, в отличие от признания патента недействительным, вызвано сугубо субъективными причинами — волеизъявлением патентообладателя, от которого зачастую зависит экономическое положение его контрагентов по различным договорам, которые могут и не знать о намерениях патентообладателя.

Мировая практика дает нам примеры адекватного решения указанного вопроса. В патентных законодательствах государств с развитым правопорядком действует норма, согласно которой отказ патентообладателя от своего патента принимается ведомством в случае согласия обладателей соответствующих обязательственных прав (например, лицензиатов, цессионариев).

5. В предложении втором абзаца второго комментируемой статьи установлено, что если патент выдан не на отдельное изобретение, полезную модель или промышленный образец, а на их группу, и при этом в заявлении указано, что оно подано в отношении не всех входящих в группу объектов патентных прав, действие патента прекращается только в отношении указанных в заявлении изобретения, полезной модели или промышленного образца.

В комментируемой норме также можно усмотреть явный пробел законодателя в правовом регулировании, поскольку им не предусмотрена выдача нового патента в отношении пунктов формулы изобретения (полезной модели) или части перечня существенных признаков промышленного образца, от которых патентообладатель не отказался.

В связи с вышеизложенным следует признать, что к указанной ситуации, ввиду очевидности допущенного законодателем пробела, по аналогии применяется норма п. 3 ст. 1398 ГК РФ о выдаче нового патента.

6. Абзац третий комментируемой статьи посвящен второму основанию досрочного прекращения действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец — неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание соответствующего патента в силе.

Точка отсчета досрочного прекращения патента по указанному основанию — со дня истечения установленного срока для уплаты патентной пошлины за поддержание патента в силе, что соответствует мировой патентной практике.

По смыслу комментируемой нормы установленным сроком для уплаты патентной пошлины за поддержание патента в силе считается срок, предусмотренный Положением о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров, утвержденным Постановлением Совета Министров — Правительства РФ от 12 августа 1993 г. N 793 (САПП. 1993. N 34. Ст. 3182).

Аннулирование патента на изобретение, полезную модель

Несмотря на непростую экономическую ситуацию в России, связанную, в частности, с введением санкций, контрсанкций и оттоком иностранных инвестиций, охрана в России патентных прав развивается день ото дня. Предприниматели при ведении бизнеса стали чаще сталкиваться с наличием у конкурентов монопольных прав на тот или иной продукт в виде патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Как правило, такое столкновение заканчивается получением претензий о нарушении исключительных прав и судебным делопроизводством.

Подобные ситуации нередко создаются преднамеренно, когда патент конкурирующей стороны получен на ранее известный продукт и/или продукт, выведенный ранее на рынок самим же предполагаемым нарушителем. Чаще всего, такой вариант касается полезной модели, к экспертизе которой не предъявляются строгие требования, как в отношении изобретений и промышленных образцов.

Основание для аннулирования патента

Одним из способов борьбы с претензиями патентообладателя является аннулирование его патента, то есть отмена решения Роспатента о выдаче патента и аннулирование соответствующей записи в государственном реестре (согласно пункту 1 ст. 1393 ГК РФ). В этом случае, патент, признанный недействительным, аннулируется с самой даты подачи заявки на патент, а, следовательно, исключительного права, предоставленного таким патентом, никогда у патентообладателя не существовало.
Действующее гражданское законодательство предусматривает следующие основания для полного или частичного признания патента недействительным ГК РФ Статья 1398:

1) несоответствие условиям патентоспособности
— новизна, промышленная применимость, изобретательский уровень – для изобретения ГК РФ Статья 1350;
— новизна, промышленная применимость – для полезной модели ГК РФ Статья 1351;
— новизна, оригинальность – для промышленного образца ГК РФ Статья 1352

2) описание, представленное в материалах заявки, что является недостаточным для осуществления;

3) наличие или отсутствие в формуле признаков, указанных или не указанных в первоначальном варианте заявительных документов;

4) одна и та же дата приоритета для заявок на идентичные ОИС от одного или разных заявителей;

5) ошибка в указании заявителя и автора разработки, допущенная при выдаче патента.

В случаях, перечисленных в указанных выше пунктах 1-4, патент может быть признан недействительным только Роспатентом по результатам осуществления административного делопроизводства в палате по патентным спорам ФГБУ ФИПС — подведомственного учреждения Роспатента, которое расположено в Москве.
Признание патента недействительным по основаниям, указанным в пункте 5, осуществляется в судебном порядке в Суде по интеллектуальным правам (г.Москва).
В период действия патента обратиться с требованием об аннулировании патента может любое лицо.

Этапы по оспариванию патента

Для решения задачи оспаривания патента, наши патентные поверенные осуществляют следующий порядок действий:

1. Выявление оснований для признания патента недействительным:
— Проверка оспариваемого патента на наличие нарушений в ходе патентования (недостаточность раскрытия, внесение ранее отсутствовавших в заявке признаков в форму и пр.);
— Проверка охраняемого патента на предмет его соответствия условиям патентоспособности (проведение патентного поиска, выявление аналогичных решений в открытых источниках информации, оценка промышленной применимости и пр.);
— Проверка правильности указания в патенте автора и заявителя, с учетом имеющихся документов и сведений из открытых источников.

2. Подготовка возражения/заявления, против выдачи патента, предполагающего письменное мотивированное изложение причин для отмены оспариваемого патента со ссылкой на нормативные документы, словарно-справочную и техническую литературу, на иные имеющиеся по делу документы. Для сведений из иностранных источников подготавливается перевод.

3. Направление документов на рассмотрение по подведомственности в палату по патентным спорам (ППС) или Суд по интеллектуальным правам (СИП), а также оплата установленных государственных пошлин.

4. Ведение делопроизводства в ППС/СИП, включая участие в очных заседаниях и подготовку необходимых процессуальных документов (ходатайства, заявления, объяснения, особое мнение и пр.).

Процедура рассмотрения дела в ППС завершается вынесением коллегией резолютивной части решения об аннулировании патента/о частичном аннулировании патента/о прекращении делопроизводства/об отказе в аннулировании патента. После чего, ППС изготавливает проект полного решения и передает его на утверждение руководителю Роспатента, который в течение двух месяцев утверждает решение или направляет дело на пересмотр в новом составе коллегии ППС. Решение Роспатента, в свою очередь, может быть оспорено в Суде по интеллектуальным правам в течение трех месяцев с даты его утверждения.
Судебная процедура оспаривания патентов и решений Роспатента в Суде по интеллектуальным правам имеет свои особенности. Так, например, важно учитывать, что в такого рода спорах отсутствует суд апелляционной инстанции, а решение Суда по интеллектуальным правам, принятое по правилам первой инстанции, может быть обжаловано только в кассационном порядке в Президиум этого же Суда по интеллектуальным правам.

Помощь Патентного бюро GPG

Патентное бюро GPG готово взять на себя полное сопровождение процедуры, предполагающей признание патента недействительным, как в палате по патентным спорам Роспатента, так и в судебном порядке.
Патентные поверенные, обладающие многолетним опытом по защите интеллектуальной собственности, профессионально, проведут предварительный анализ, проведут патентный поиск и подготовят возражение.
Получить подробную консультацию по всем вопросам связанным с оспариванием решения Патентного ведомства на полученный патент или решение о регистрации, можно обратившись по бесплатному телефону

8 (800) 222-41-61

или оставить заявку на сайте через форму запроса.

Предварительный анализ материалов, проводиться в рамках предварительно заключенного договора (скачать) и соглашения о конфиденциальности (скачать).

Действия сотрудников компании

Наше взаимодействие, начинается с заключения договора (скачать) и соглашения о конфиденциальности (скачать);

Далее, проводится предварительный анализ присланных материалов на предмет потенциальных нарушений;

Если, есть предположения, об известности, запатентованного объекта, до срока действия приоритета, проводится международный патентный поиск, с целью выявления более ранней публикации сведений, прочащей новизну;

Основываясь на полученных данных, составляется и подаётся возражение в ППС;

Сопровождение всего процесса делопроизводства, до момента вынесения решения.

Аннулирование действия патента ввиду несоответствия изобретения/полезной модели требованию раскрытия сущности и критерию патентоспособности «промышленная применимость»

В соответствии с действующей редакцией ст.1398 ГК РФ, патент на изобретение, полезную модель может быть признан недействительным полностью или частично в случаях:

1) несоответствия изобретения, полезной модели условиям патентоспособности (новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость), установленным ГК РФ, или требованиям, предусмотренным п. 4 ст. 1349 ГК РФ;

2) несоответствия документов заявки на изобретение или полезную модель, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения или полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления изобретения или полезной модели специалистом в данной области техники;

3) наличия в формуле изобретения или полезной модели, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату (пункт 2 статьи 1378);

4) выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий, предусмотренных статьей 1383 ГК РФ;

5) выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с ГК РФ, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с ГК РФ.

В данной статье будет рассмотрено аннулирование патента на изобретение/ полезную модель по не соответствию критерию патентоспособности «промышленная применимость» и/или требованию раскрытия сущности изобретения или полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления (основание 1 и 2).

При этом необходимо отметить, что основание 2 было ведено только в октябре 2014 года и, соответственно, на данный момент в РОСПАТЕНТ подано очень мало возражений по данному основанию.

В соответствии со ст.1350, 1351 ГК РФ решение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере. Т.е. если решениевозможно применить в какой-либо сфере деятельности человека, то оно, по сути, автоматически признается промышленно применимым. А чтобы понять, что же понимается под требованием раскрытия сущности,необходимо обратиться к законодательным документам. В частности, в требованиях к документам заявки на выдачу патента на изобретение/полезную модель указано, что раздел «Раскрытие сущности» должен содержать в себе следующую информацию: в описании к заявке на изобретение/полезнуюмодель приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность технического решения, относящегося к продукту (устройства, комплексы, комплекты, вещества, штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений или животных, генетические и белковые конструкции) или способу (процессы осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению (способ и применение по определенному назначению относятся только к изобретениям), с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники.

Сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением/полезной моделью технического результата, при этом признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением/ полезной модели технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. К техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе, при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами.

При этом также необходимо заметить, что для каждого типа решений (устройство, вещество, способ и т.д.) предусмотрены свои определенные правила, в соответствии с которыми описываются все решения, которые могут быть запатентованы в качестве изобретения или полезной модели.

Указанные выше сведения являются по своей сути теорией, и как мы все прекрасно знаем «теория» и «практика» очень часто различаются. К сожалению, данное явление не обошло стороной и патентное право.

Просмотрев различные заключения РОСПАТЕНТа можно сделать два основных вывода:

Во-первых, за последние два года было подано менее двух десятков возражений по аннулированию патента на изобретение/полезную модель по не соответствию критерию патентоспособности «промышленная применимость» и/или требованию раскрытия сущности изобретения или полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления. При этом необходимо отметить, что почти все возражения по указанному критерию и требованию не были удовлетворены. В качестве примера можно рассмотреть решение РОСПАТЕНТа по патенту на полезную модель №163616, в котором коллегия удовлетворила возражение, поданное по несоответствию заявленного решения критерию патентоспособности «промышленная применимость». Основным доводом о невозможности применения запатентованного решения в любой сфере деятельности человека стал признак «на безопасном участке», который, с точки зрения техники, является неопределенным. В описании по оспариваемому патенту также отсутствовали сведения, которые объективно давали бы представления о том, что подразумевалось под признаком «на безопасном участке». Однако, коллегия в рамках данного дела предложила правообладателю скорректировать формулу полезной модели, после чего признала патент недействительным частично, а не полностью. Был выдан новый патент со скорректированной формулой, из которой был исключен признак «на безопасном участке».

Во-вторых, указанные критерии являются очень субъективными, ввиду того, что каждый «средний» специалист в определенной области обладает совершенно разным уровнем знаний и вывод одного из них может кардинально отличаться от другого. Таким образом, если решение не относится, например, к «вечному двигателю» и каждому это понятно, то признать патент недействительным по таким критериям будет очень непросто.

Подводя итог вышесказанного, перед принятием решения о подаче возражения по несоответствию патента на изобретение/ полезную модель критерию патентоспособности «промышленная применимость» и/или требованию раскрытия сущности изобретения или полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления,необходимо взвесить все «за» и «против».

Оспаривание и аннулирование патента

Если регистрация изобретения, полезной модели или промышленного образца была осуществлена с нарушением норм законодательства, выданный патент может быть оспорен в судебном порядке.

В настоящее время законодательством установлены следующие основания для аннулирования патента:

1. Запатентованная разработка не является патентоспособной, т.е. не соответствует одному из условий, предъявляемых к зарегистрированному объекту:

Для изобретений: промышленная применимость, новизна и изобретательский уровень,

Для полезных моделей: промышленная применимость и новизна

Для промышленных образцов: новизна и оригинальность.

2. Запатентованное изобретение или полезная модель описаны в материалах заявки в объеме, не достаточном для их осуществления.

3. В формуле патента на изобретение или полезную модель содержатся признаки, отсутствующие в первоначально поданных материалах. В изображениях патента на промышленный образец имеются существенные признаки, которые не содержались в первичных материалах, или отсутствуют ранее имеющиеся существенные признаки.

4. Имеется несколько заявок на идентичные объекты с одной датой приоритета, поданных от одного или разных заявителей.

5. В патенте неверно указан заявитель или автор разработки, в частности указано лицо, не являющееся автором/заявителем или, наоборот, отсутствует указание на действительного автора/заявителя.

Иные недостатки материалов патентной заявки, не могут являться причиной для отмены патента.

Дела по оспариванию патента по первым четырем основаниям рассматриваются Палатой по патентным спорам (ППС) Роспатента. В отношении пятого основания дела рассматриваются Судом по интеллектуальным правам (Арбитражным судом).

Порядок действий при оспаривании патента

1. Установление нарушения, допущенного при регистрации патента.

Наиболее распространенной причиной для аннулирования патента является несоответствие запатентованного объекта условиям патентоспособности. В связи с этим для определения возможности прекращения действия документа целесообразно провести патентный поиск для выявления известных решений, которые могут порочить патентоспособность зарегистрированного объекта.

2. Подготовка возражения на выдачу патента.

С учетом выявленных документов необходимо составить письменное возражение, в котором подробным образом излагаются причины для отмены патента. В тексте указывается отсылки на нормативные документы. При необходимости, приводятся дополнительные ссылки на словари или техническую литературу. Если в возражении цитируются иностранные источники информации, к ним обязательно прилагается перевод на русский язык.

3. Подача возражения в Палату по патентным спорам.

Подготовленные документы направляются на рассмотрение в ППС. К материалам также прилагается документ, подтверждающий уплату пошлины.

4. Назначение заседания по рассмотрению возражения.

Если текст возражения соответствует всем формальным требованиям, ППС назначает дату заседания коллегии. Копия возражения направляется патентообладателю. Как правило, заседание проводится через 6-8 месяцев после подачи возражения.

5. Проведение заседания.

В рассмотрении дела, как правило, участвуют:

— лицо, подавшее возражение (или его представитель),

— патентообладатель (или представитель),

— эксперт патентного ведомства, который рассматривал заявку, и

члены коллегии ППС в составе трех человек.

В процессе заседания коллегия заслушивает мнения сторон, задает вопросы и по результатам принимает решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении возражения.

В случае признания нарушений патент может быть аннулирован как полностью, так и частично. При частичном аннулировании патента на изобретение или полезную модель в независимый пункт формулы вносятся дополнительне признаки зависимых пунктов и выдается новый патент с более узким объемом охраны.

6. Вынесение решения Роспатентом

Спустя несколько месяцев после заседания руководитель Роспатента подписывает окончательное решение в отношении патента.

В случае отмены патента он прекращает свое действие с момента подачи заявки (как будто патентные права не возникали). Если ранее в период действия документа осуществлялось использование запатентованной разработки, оно не признается нарушением патентных прав. Однако все заключенные лицензионные договоры сохраняют свое действие в части уже исполненных обязательств.

Признание патента недействительным (аннулирование патента)

Интеллектуальной собственности (в аббревиатурном написании и далее по тексту – ИС), прежде чем она вовлекается в гражданский оборот, требуется оформление посредством прохождения соответствующими объектами ИС процедур госрегистрации в федеральном институте промсобственности или депонирования (если необходимо зафиксировать принадлежность авторства/соавторства).

Если госрегистрация объекта ИС проходит успешно, то ее правообладателю выдается правоустанавливающий документ (патент или свидетельство), на все время действия которого объекту ИС предоставляется юридическая охрана.

Объекты промсобственности

Среди множества объектов ИС особо выделяется группа объектов, относящихся к промсобственности, поскольку охрана данной группы объектов ИС имеет повышенное значение в связи с тем, что промсобственность направлена на непосредственное удовлетворение материальных нужд человека и общества и развитие научно-технического прогресса.

Статус объектов промсобственности могут получить следующие виды решений:

1. Уникальные технические решения, обладающие изобретательским уровнем (всем известные изобретения);
2. Технические решения, предназначенные для модернизации и улучшения различных типов устройств (их называют полезными моделями);
3. Художественно-конструкторские решения (так называемые промобразцы);
4. Достижения селекционеров (сорта и породы растительного и животного мира, а также посевной и племенной материал);
5. Топологии ИМС (интегральные микросхемы), представляющие собой микроэлектронные изделия;
6. Секреты производства (также их называют «Ноу-Хау», в переводе с англ. – «знаю как»)
7. Бренды и иные обозначения, индивидуализирующие компании, их продукцию или услуги.

Из вышеперечисленных объектов промсобственности, только на первые четыре группы решений можно получить правоустанавливающий документ в виде патента, на все остальные объекты промсобственности выдаются специальные свидетельства о госрегистрации.

Значение правоустанавливающих документов (патентов)

Правоустанавливающие документы (патенты) имеют ключевое значение для их обладателей по всем вопросам, касающимся защиты имущественных прав на конкретные объекты промсобственности.

Наличие патента означает, что конкретный объект имеет статус промсобственности и охраняется государством в течение всего срока действия правоустанавливающего документа. Сроки действия юридической охраны различаются для каждого вида объектов промсобственности, с учетом различных особенностей таких объектов.

Юридическая охрана заключается в том, что обладатель правоустанавливающего документа может потребовать от неопределенного круга лиц немедленного прекращения использования любого решения, являющегося тождественным запатентованному объекту промсобственности, права на который подтверждаются конкретным патентом.

Также, правоустанавливающий документ (патент) является необходимым условием для заключения договоров на использование тех или иных разработок промсобственности.

Его серию и номер обязательно указывают во всех лицензионных и/или франчайзинговых договорах, дополнительных соглашениях к ним и сопутствующей деловой документации.

Без указания серии и номера правоустанавливающего документа объект промсобственности нельзя продать, подарить, оставить по наследству и вообще совершить с ним какие-либо значимые юридические действия.

Таким образом, патенты на промсобственность имеют решающее значение для вовлечения промсобственности в гражданский оборот и дальнейшего регулирования любых сделок с нею.

Сроки действия правоустанавливающих документов (патентов)

По истечению срока действия или в случае досрочного прекращения действия правоустанавливающих документов объекты промсобственности поступают в общественное достояние. Это означает, что они далее могут свободно использоваться в любых объемах всеми желающими на безвозмездной основе, то есть без выплаты какого-либо вознаграждения их бывшим правообладателям.

Бессрочных патентов (в отличие от некоторых свидетельств, срок действия которых можно продлевать до бесконечности, как, например, в случаях с брендами) не бывает.

Максимальный срок действия правоустанавливающего документа – двадцать пять лет, для некоторых разновидностей изобретений. Для всех остальных видов объектов промсобственности, кроме вышеупомянутых брендов, предусмотрены значительно меньшие сроки действия их правовой охраны.

Недействительность правоустанавливающих документов (патентов) и ее последствия

Любой правоустанавливающий документ (патент) может быть признан недействительным, в тех случаях, когда имеются подтвержденные факты, что тот или иной объект промсобственности не соответствует условиям, на которых ему может быть предоставлена юридическая охрана.

Недействительность правоустанавливающего документа может распространяться как на весь объект промсобственности, так и только на его какую-то часть.

В случае если правоустанавливающий документ признается в официальном порядке недействительным в полном объеме он аннулируется, и сведения о нем исключаются из соответствующего госреестра.

Если же правоустанавливающий документ признается недействительным лишь в какой – то части, то его обладателю выдается новый патент, в котором отражается в каком конкретно объеме тому или иному объекту промсобственности предоставляется юридическая охрана.

Основания признания правоустанавливающих документов (патентов) недействительными

Такими основаниями, как правило, являются:

1. Несоответствие объекта промсобственности необходимому уровню патентоспособности, установленному законодателем для такого рода объектов ИС (то есть имеет место несоответствие соответствующим критериям, таким как новизна, промприменимость, наличие изобретательского уровня);
2. Несоответствие авторства/соавторства объекта промсобственности тому, которое заявлялось при оформлении правоустанавливающего документа (иными словами, имело место присвоение чужого авторства или была допущена ошибка в оформлении документации);
3. Несоответствие формулы оригинального технического решения его описанию (подобные случаи могут произойти, если формула технического решения дополняется непосредственно в процессе госрегистрации изобретения или модели).

Порядок признания правоустанавливающих документов (патентов) недействительными

Чтобы правоустанавливающий документ был признан недействительным заинтересованной стороне необходимо подать соответствующие возражения в Палату, занимающуюся патентными спорами (это одно из подразделений федерального института промсобственности) или обратиться непосредственно в судебные органы.

Возражения на предоставление правовой охраны какому-либо объекту промсобственности представляют собой юридический документ, составленный с соблюдением необходимых требований установленных федеральным институтом промсобственности.

Подавать возражения может как само заинтересованное лицо, так и его представители (в случае, если возражение подается представителем, на последнего необходимо выписать соответствующую доверенность, предоставляющую ему необходимый для выполнения этой процедуры объем полномочий).

Признать правоустанавливающий документ (патент) недействительным можно и обратившись в судебные органы с соответствующим иском.

Иск также как и возражения, представляет собой юридический документ, который должен быть составлен надлежащим образом и подан с соблюдением необходимых юридических процедур.

Следует отметить, что заинтересованным лицом, имеющим право возражать против патента или заявлять исковые требования по вопросам его недействительности, может оказаться как физ. лицо, так и компания. Законодатель не ограничивает круг заинтересованных лиц, имеющих обеспеченную правом возможность обратиться с возражениями или с исковым заявлением, относительно вопросов признания любого правоустанавливающего документа (патента) недействительным и требовать его аннулирования в установленном законом порядке.

Если какой-либо объект промсобственности не соответствует (или не до конца соответствует) всем необходимым и законодательно установленным для такого рода объектов ИС критериям патентоспособности, или его авторство/соавторство ставится под сомнение, то заинтересованное лицо в любой момент времени в период действия правоустанавливающего документа (патента) на этот объект промсобственности может подать свои возражения или обратиться в судебные органы с исковым заявлением.

В этой связи, чтобы предотвратить подобное развитие событий, правообладателям следует внимательно относиться к процедуре оформления правоустанавливающих документов на принадлежащие им объекты промсобственности и в случае необходимости привлекать специалистов в области патентования, которые помогут избежать возникновения подобного рода проблем.

Если же проблема уже возникла, то для защиты своих интересов также следует обратиться к юристам, специализирующимся на патентных спорах. Возможно, им удастся отстоять Ваши права на промсобственность.

В ряде случаев индивидуальный предприниматель может столкнуться с такой проблемой как прекращение и восстановление действия патента выданного ранее. Патент может стать недействительным или вообще прекратить свое действие.

Все споры, которые связаны с защитой или оскорблением прав интеллектуальной собственности решаются судом (ст.11 ГК) на основании п.1 ст.1248 ГК. Но в некоторых случаях, таких как:

• заявки на выдачу патентов на изобретения;
• промышленные образцы;
• полезные модели.

При условии соблюдения государственной регистрации на них, разрешение спорных вопросов рассматривается в административном порядке.Решением этих вопросов занимается федеральный орган по интеллектуальной собственности, или находящаяся при нем палата по патентным спорам. Решения принятые ими немедленно вступают в силу. Но в ряде случаев такие решения согласно п.2 и 3 ст.1248 ГК признаются спорными и по ним принимаются решения в суде, в установленном судом порядке.

Спорные вопросы действия патентов

Есть ряд спорных ситуаций связанных с признанием патента недействительным, которое имеет свои сроки действия.Так признание патента недействительным допускается в течение:

• 20 лет на изобретение;
• 10 лет-на полезную модель;
• 15 лет-на промышленный образец

Рассмотрим ряд оснований в случае которых происходит прекращение действие патента:

• патент не соответствует полностью или частично в некоторых видах формул модели или изобретения, описания, на основании которых составлялись эти формулы не подтверждены;
• если подтверждены минимум четыре основания подп. 1–4 п. 1 ст. 1398 ГК.

Основания прекращения действия патентов

Основание первое

Несоответствие изобретения, промышленного образца, или полезной модели таким требованиям как:

• новизна;
• промышленное применение;
• изобретательский уровень;
• оригинальность применения в промышленном или кустарно-ремесленном производстве.

Основание второе

Если в формуле изобретения или в перечне образца, или в заявке, представленных на момент выдачи патента выявлены такие признаки, которых не было в описании на момент подачи заявки на регистрацию патента. Это касается как изобретений, так и полезных моделей и промышленных образцов.

Основание третье

Таким основанием признанием патента недействительным может стать выдача патента на аналогичные заявки на идентичные изобретения. А также полезные модели или промышленные образцы с нарушением условий в которых указана одна и та же дата. Это нарушение предусмотрено статьей.1383 ГК и с ее соответствием соблюдения регламента последствий таких совпадений, как: совпадение дат приоритета изобретения, модели или образца. Главной будет считаться выдача патента только по одной из заявок тому лицу, которое будет определено по соглашению между заявителями.

Четвертое основание

Патент признается недействительным если нарушены права авторов и патентообладателей:

• если патент выдан лицу, которое фактически не является автором или изобретателем в соответствии с ГК;
• если патент выдан без указания лица.

Пример 1

Примером этого может быть основание если в патенте на изобретение работодателю отсутствует имя его автора.

Права любого лица по основанию к патенту

В статье 1398 ГК говорится, что любому лицу по его инициативе по любому основанию разрешено признавать патент недействительным. Но в зависимости от оснований, соответствующие решения рассматривают и принимают различные органы.

Пример 2

Так определяется, что любое лицо имеет право оспорить выдачу патента если выявлены все три нарушения, описанные выше. Для этого подается возражение в палату по патентным спорам. А также если выявлено четвертое нарушение, это станет основанием для обращения в суд.

Такое решение принимается федеральным органом по интеллектуальной собственности в соответствии с п.2 и 3 ст.1248 ГК. Патент признается недействительным полностью, или частично. Оно принимается палатой по патентным спорам. Однако если решение обжалуется в суде, и было принято по четвертому основанию, патент признается недействительным на основании решения суда, которое вступило в законную силу.

Новый патент на интеллектуальную деятельность выдается, если предыдущий был признан недействительным частично. В таком патенте формула изобретения может быть изменена, быть более краткой, а также и перечень существенных признаков промышленного образца может быть уменьшен.

В п. 4 ст.1398 ГК говорится о сроках аннулирования патента.Так патент аннулируется со дня подачи на него заявки. Однако договоры на лицензию, продолжают действовать в тех мерах, каких они были исполнены к моменту вынесения решения о недействительности патента. Другими словами лицензионное вознаграждение подлежит уплате, а уплаченное-не подлежит к возврату.

Последствия признания недействительности патента

Признание патента недействительным влечет за собой:

• отмену решения федерального органа по интеллектуальной собственности;
• аннулирование записи в соответствующем государственном реестре РФ.

В ст.1399 ГК говорится об основаниях и моменте досрочного прекращения действия патента.Основанием для такого решения может служить собственное заявление об отказе от патента от его обладателя в федеральный орган по интеллектуальной собственности. На основании данного заявления действие патента прекращается со дня поступления заявления в данный орган.

Если патент выдавался на группу изобретений, или полезных моделей, или творческих образцов, и при этом они были связаны между собой одним творческим замыслом, в случае заявления на отказ от одного из них, действие патента прекращается только в отношении данного объекта.

Еще одним основанием для досрочного прекращения действия патента может стать просрочка уплаты патентной пошлины в установленные сроки. В этом случае окончанием действия патента и становится день неуплаты.

Восстановление действия патента

В некоторых случаях действие патента, которое было прекращено из-за неуплаты пошлины можно восстановить.Например, чтобы произошло восстановление действие патента бывшему его собственнику необходимо обратиться с ходатайством в федеральный орган по интеллектуальной собственности.

Для это ему нужно следовать двум условиям:

• с последней неуплаты должно пройти менее трех лет, а также в это время еще не должен истечь срок действия самого патента;
• к ходатайству следует приложить квитанцию об уплате патентной пошлины, которая предусмотрена за восстановление действия патента.

В виде информации для всех заинтересованных лиц постоянно выходят в свет публикации федерального органа по интеллектуальной собственности. Официальный бюллетень включает всю необходимую информацию сведений о восстановлении действия патента на изобретение полезную модель или промышленный образец.Эта информация позволяет всем, кто хотел бы использовать объект, действие патента на который ранее прекращено или приостановлено, своевременно отказаться от этого намерения.

Однако закон защищает права таких лиц, которые начали использование изобретения, или промышленный образец, или полезную модель в период между:

• датой прекращения действия патента из-за неуплаты патентной пошлины;
• датой публикации сведений о восстановлении действия патента.

Такие лица сохраняют в дальнейшем право на его безвозмездное использование. Это право получило название права послепользования.

Действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец прекращается досрочно:

на основании заявления, поданного патентообладателем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, — со дня поступления заявления. Если патент выдан на группу изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, а заявление патентообладателя подано в отношении не всех входящих в группу объектов патентных прав, действие патента прекращается только в отношении изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, указанных в заявлении;

при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в силе — по истечении установленного срока для уплаты патентной пошлины за поддержание патента в силе.

Комментарий к Ст. 1399 ГК РФ

1. Комментируемая статья воспроизводит положения ст. 30 Патентного закона РФ, приводя основания для досрочного прекращения действия патента.

Первое основание — это заявление патентообладателя, т.е. прекращение действия патента происходит досрочно в добровольном порядке. Второе основание связано с неуплатой патентной пошлины за поддержание патента, установленной Положением о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами (далее — Положение о пошлинах).

В настоящее время Роспатент Приказом от 27 февраля 2009 г. N 83/43 утвердил Временный порядок ведения делопроизводства по досрочному прекращению действия патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы (далее — Временный порядок) с целью упорядочения процедуры досрочного прекращения действия патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы и приведения порядка ведения делопроизводства по досрочному прекращению действия патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы в соответствие с нормами ГК РФ и Положением о пошлинах.

2. Процедура досрочного прекращения действия патента на основании заявления патентообладателя о досрочном прекращении действия патента или при неуплате пошлины за поддержание патента в силе в сроки, установленные для уплаты пошлины, осуществляется в случае, если:

— не прекращено действие патента по указанным выше основаниям и по заявлению патентообладателя в отношении идентичного изобретения или полезной модели;

— не признан недействительным полностью или частично патент на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, Палаты по патентным спорам, а также по решению судебных органов;

— не истек срок действия патента.

В соответствии с Временным порядком процедура досрочного прекращения действия патента при поступлении заявления о досрочном прекращении действия патента предусматривает:

— анализ поступившего заявления на предмет идентификации подателя заявления как обладателя патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец или его уполномоченного представителя;

— анализ имеющихся сведений по уплате пошлин за поддержание патента в силе и анализ библиографических данных;

— внесение в Государственный реестр изобретений РФ, или Государственный реестр полезных моделей РФ, или Государственный реестр промышленных образцов РФ сведений, относящихся к досрочному прекращению действия патента;

— направление лицу, которому принадлежал патент, уведомления о досрочном прекращении действия патента с указанием основания для досрочного прекращения действия патента и даты досрочного прекращения действия патента;

— публикацию сведений о досрочном прекращении действия патента в официальных бюллетенях федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности;

— внесение сведений о досрочном прекращении действия патента в автоматизированный банк данных.

3. Процедура досрочного прекращения действия патента при неуплате пошлины за поддержание патента в силе в установленный срок предусматривает:

— анализ сведений по уплате пошлин за поддержание патента в силе и анализ библиографических данных;

— внесение в государственный реестр сведений, относящихся к досрочному прекращению действия патента;

— направление лицу, которому принадлежал патент, уведомления о досрочном прекращении действия патента в связи с неуплатой в установленный срок пошлины за поддержание его в силе с указанием даты прекращения действия патента;

— публикацию сведений о досрочном прекращении действия патента в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности;

— внесение сведений о досрочном прекращении действия патента в банк данных.

Процедура досрочного прекращения действия патента при неуплате в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе осуществляется в случае поступления относящейся к патенту входящей корреспонденции (в частности, содержащей документ об уплате пошлины за поддержание патента в силе, подтверждающий уплату годовой пошлины по истечении дополнительного срока уплаты и (или) представленный по истечении срока представления платежного документа), а также непоступления корреспонденции по истечении срока уплаты и срока представления платежного документа, подтверждающего уплату годовой пошлины.

4. Нельзя не сказать, что в комментируемой статье приведены конкретные даты, с которых в зависимости от ситуации досрочно прекращается действие патента.

Во-первых, день поступления заявления обладателя патента. Другими словами, датой досрочного прекращения действия патента на основании заявления о досрочном прекращении действия патента является дата поступления заявления в случае, если последняя приходится на период действия патента, а именно на:

— оплаченный период;

— период освобождения от уплаты патентных пошлин в соответствии с п. 13 Положения о пошлинах;

— период освобождения от уплаты патентных пошлин по заявлению об обязательстве заключить договор об отчуждении патента с гражданином РФ или российским юридическим лицом, кто первым изъявил такое желание и уведомил об этом патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии со ст. 1366 ГК РФ;

— период ранее предоставленной отсрочки или освобождения от уплаты пошлин в соответствии с действующей до 30 декабря 2008 г. редакцией Положения о пошлинах (на период действия льгот по уплате пошлин, ранее предоставленных в соответствии с п. 3, «а», 4 и 7, на период до трех лет считая с даты подачи заявки, в течение которого может быть уплачена пошлина за третий год действия патента и представлен документ, подтверждающий уплату пошлины, в случае если экспертиза была проведена по ходатайству третьего лица, в соответствии с п. 1, «и»).

Во-вторых, день истечения срока уплаты пошлины за поддержание патента в силе. Для патентов, по которым уплата пошлины за поддержание патента в силе осуществляется в течение предыдущего года действия патента, датой досрочного прекращения действия патента считается дата начала очередного года действия патента. Для патентов, по которым уплата пошлины за поддержание патента в силе осуществляется в сроки, установленные для уплаты пошлины за регистрацию и выдачу патента, т.е. в течение двух месяцев с даты получения решения о выдаче патента (но не позднее четырех месяцев с даты принятия решения), датой досрочного прекращения действия патента считается дата начала дополнительного срока уплаты. Если при анализе сведений по уплате пошлины за поддержание патента в силе и анализе библиографических данных оказалось невозможным определить фактический адрес для переписки с патентообладателем (например, происходит возврат корреспонденции из отделения связи и т.п.), процедура досрочного прекращения действия патента осуществляется без направления уведомления патентообладателю.

В обоих рассматриваемых случаях федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности доводит до сведения третьих лиц информацию о досрочном прекращении действия патента, публикуя информацию в своем официальном бюллетене. В результате досрочного прекращения действия патента изобретение (полезная модель, промышленный образец) становится общественным достоянием и может быть использовано любым лицом.

18 Прекращение действия патента

Действие всякого патента ограничено установленными законом временными рамками. После окончания срока, на который выдан патент, изобретение, полезная модель, промышленный образец, сорт растения становятся общественным достоянием и могут свободно использоваться любым заинтересованным лицом.

Кроме того, срок действия патента в ряде случаев может быть прекращен досрочно.

Во-первых, патентообладатель может в любой момент отказаться от патента. Отказ от патента оформляется путем подачи патентообладателем заявления в патентный орган. В этом случае патент прекращает свое действие см момента публикации сообщения в официальном бюллетене патентного органа.

Во-вторых, основанием для прекращения действия патента является неуплата патентообладателем ежегодной пошлины за поддержание патента в силе. Патентная пошлина за каждый год действия патента уплачивается в течение текущего оплаченного года действия этого патента; патентная пошлина может быть уплачена в течение 6 месяцев со дня наступления очередного неоплаченного года действия патента и в этом случае патентная пошлина увеличивается на 50%. Неуплата пошлины в течение указанных сроков влечет автоматическое прекращение действия патента. Сведения о досрочном прекращении действия патента в связи с неуплатой ежегодной пошлины также публикуются в официальном бюллетене патентного органа.

В-третьих, действие патента может быть прекращено в связи с признанием его недействительным.

Перечень оснований для признания патента недействительным исчерпывающим образом перечислены в патентных законах.

Согласно ст. 33 Закона «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» патент на указанные объекты промышленной собственности может быть признан недействительным полностью или частично в случаях:

1) несоответствия охраняемых изобретения, полезной модели, промышленного образца условиям патентоспособности;

2) наличия в формуле изобретения, полезной модели признаков, отсутствовавших в первоначальном описании (формуле);

3) неправомерного указания в патенте автора (соавторов) или патентообладателя (патентообладателей).

Несколько отличается перечень оснований для признания недействительным патента на сорт растения. Согласно ст. 22 Закона Республики Беларусь «О патентах на сорта растений» патент в течение всего срока его действия может быть оспорен любым гражданином или юридическим лицом и признан недействительным в случаях:

1) если будет установлено, что на дату выдачи патента не были выполнены условия патентоспособности в отношении новизны и отличимости охраняемого сорта;

2) если будет установлено, что на дату выдачи патента не были выполнены условия патентоспособности в отношении однородности и стабильности охраняемого сорта, а решение экспертизы основывалось главным образом на информации и документах, представленных заявителем;

3) неправильного указания в патенте автора или патентообладателя, если только патент не передается лицу, имеющему на это право.

19. Служебные объектов промышленной собственности.

В действующем законодательстве понятие «служебные» применяется в отношении таких объектов права промышленной собственности, как изобретения, полезные модели, промышленные образцы, сорта растений.

Изобретение, полезная модель, промышленный образец считаются служебными, если они относятся к области деятельности нанимателя при условии, что деятельность, которая привела к их созданию, относится к служебным обязанностям работника, либо они созданы в связи с выполнением работником конкретного задания, полученного от нанимателя, либо при их создании работником были использованы опыт или средства нанимателя (ст. 6 Закона Республики Беларусь «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы»).

Аналогичное определение дано в отношении служебных сортов растений.

Для признания изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и сортов растений служебными необходимо наличие нескольких условий.

Во-первых, названные объекты в любом случае должны относиться к области деятельности нанимателя. Речь идет об том, что созданный работником объект промышленной собственности может быть использован в соответствии с видами деятельности, определенными в учредительных документах юридического лица или свидетельстве о государственной регистрации индивидуального предпринимателя.

Во-вторых, для признания объекта служебным необходимо наличие одного из оснований, названных в патентных законах. Первым возможным основанием признания объекта промышленной собственности служебным является то, что создание объекта входит в служебные обязанности работника. Статус служебного объект промышленной собственности может получить в том случае, если его создание входит в трудовые обязанности автора, определяемые в соответствии с трудовым договором (контрактом).

Права и обязанности работника и нанимателя при получении патентов на служебные объекты промышленной собственности.

Признание за объектом промышленной собственности статуса служебного влечет за собой определенные правовые последствия при решении вопроса о том, кто может получить на него патент. Однако в этом вопросе действующее законодательство не содержит единого подхода. Право на получение патента на служебные изобретение, полезную модель и промышленный образец принадлежат нанимателю, если договором между ним и работником не предусмотрено иное. А вот патент на служебный сорт растения работодатель может получить только в том случае, если это предусмотрено договором.

Основные обязанности автора и его нанимателя при получении патента на служебные объекты промышленной собственности определяются законодательными актами. Работник, создавший служебный объект промышленной собственности, должен письменно уведомить об этом нанимателя. Согласно Закону «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» если наниматель в течение 3-х месяцев с даты уведомления работником не подаст заявку в патентный орган, право на получение патента переходит работнику.

Более подробно взаимоотношения автора и нанимателя регулируются Положением о служебных объектах промышленной собственности, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27.12.1998 г. № 1957 (далее – Положение). Положение конкретизирует требования, предъявляемые к уведомлению о создании служебного объекта промышленной собственности, — уведомление должно быть подписано работником и содержать характеристику созданного объекта, раскрывающую его с полнотой, достаточной для определения пригодности этого объекта в деятельности нанимателя, а также материалы, необходимые для оформления заявки на патент. Положение возлагает на работника обязанность оказывать нанимателю помощь в оформлении материалов заявки и переписке с патентным органом. Со своей стороны наниматель обязан предоставить работнику копии материалов заявки, информировать о ходе экспертизы, а также предоставить возможность ознакомиться с перепиской по заявке.

Если наниматель собирается патентовать служебный объект промышленной собственности не только в Беларуси, но и за рубежом, он обязан проинформировать об этом работника и указать страны, в которых он собирается истребовать охрану. В иных странах патент на свое имя может получить работник.

В случае неполучения патента по причинам, зависящим от нанимателя, п.8 Положения предусматривает выплату автору вознаграждения, призванного компенсироваить убытки автора.

Положение регулирует отношения автора и нанимателя, возникающие и после подачи заявки на получение патента. Если наниматель после подачи заявки утрачивает интерес к получению патента либо к поддержанию патента в силе после его получения, он должен своевременно предложить работнику, создавшему служебный объект промышленной собственности, либо безвозмездную уступку права на получение патента (если патент еще не получен), либо безвозмездную уступку самого патента. Положение отводит работнику три месяца на то, чтобы согласиться с данным предложением; если работник этого не сделает, наниматель вправе отказаться от защиты объекта.

Положение также предусматривает, что за автором служебного объекта промышленной собственности сохраняется преимущественное право на приобретение патента на объявленных условиях при уступке его нанимателем (или правопреемником нанимателя) третьим лицам, а также в случае ликвидации юридического лица.

Прекращение трудового договора не влияет на права и обязанности работника и нанимателя, возникающие в связи с созданием служебных изобретения, полезной модели, промышленного образца, сорта растения.